Существенные условия лицензии. Лицензионный договор. Образец лицензионного договора на программное обеспечение
Существенные условия лицензионного договора
К существенным условиям лицензионного договора относятся:
— предмет договора, который раскрывается путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору (если исключительное право на такой результат или на такое средство удостоверяются документом (патентом, свидетельством), должен быть также указан номер этого документа);
— способы, которыми лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).
Для возмездного лицензионного договора (а лицензионный договор предполагается таковым во всех случаях, если в нем нет прямого указания на безвозмездность и безвозмездный характер лицензионного договора не следует из закона) существенным также является условие о размере вознаграждения или порядке его определения.
Если существенные условия сторонами не согласованы, договор является незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
В частности, незаключенным является возмездный лицензионный договор, в котором отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ (по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги), не применяются (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, пп.
13.6 п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). Это связано с тем, что каждый объект интеллектуальной собственности обладает признаками уникальности, неповторимости.
Незаключенным будет считаться лицензионный договор, в котором сторонами не согласовано условие о предмете, например, договор о предоставлении права на публичное исполнение музыкальных произведений, если он не предусматривает конкретный перечень таких произведений (постановления ФАС Московского округа от 09.06.2012 N Ф05-4288/12, ФАС Северо-Кавказского округа от 25.03.2009 N А53-15638/2008-С2-11).
Однако, если сторона договора приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по этому договору либо иным образом подтвердила его действие (например, приняла оплату за использование конкретного результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом), она не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 432 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившего в силу с 01.06.2015).
В лицензионном договоре должно быть прямо указано право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В ином случае оно не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, если лицензионное соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ предоставляет лицензиату право установить, использовать, осуществлять доступ, отображать и запускать на компьютере только одну копию программного продукта, он не вправе распоряжаться им иным образом, в частности копировать эту программу, устанавливать ее на другие компьютеры, использовать такой продукт для оказания сетевых услуг третьим лицам на коммерческой основе и т.д. (см. постановление ФАС Поволжского округа от 18.05.2010 по делу N А65-26421/2009).
В лицензионном договоре должна быть также указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Однако отсутствие в договоре такого указания не означает, что договор является незаключенным. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, это положение дает лицензиару право ограничить территорию, на которой лицензиат вправе использовать интеллектуальную собственность.
Виды трудового договора
2. Классификация и особенности трудовых договоров
Договор об уступке патента
Приложение 1. Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца
Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4. Договор об уступке патента Введение Тема представленной работы — «Договор об уступке патента» Патентный закон Российской Федерации, введенный в действие в 1992 г….
Договор об уступке патента
2. Разработка правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца
Статьи 10 и 13 Патентного закона РФ предусматривают обязательную регистрацию лицензионных договоров и договоров об уступке прав на патент в Роспатенте. Без регистрации такие договоры считаются недействительными…
Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники
4.1 Понятие и предмет лицензионного договора. Договор о передаче «ноу-хау», «смешанной лицензии». Виды лицензионных договоров
Виды лицензионных договоров
Существует несколько оснований классификации лицензионных договоров. 1. По предмету выделяются лицензионные договоры на: — изобретения; — полезные модели; — промышленные образцы. 2. По объему передаваемых прав различают: — простые лицензии…
Лицензионно-патентные договоры
Регистрация патентно-лицензионных договоров в Роспатенте
Лицензионный договор
4. Виды лицензионных договоров
В зависимости от предмета лицензии лицензионные договоры подразделяются на: — лицензионные договоры на изобретения; — лицензионные договоры на полезные модели; — лицензионные договоры на промышленные образцы; — лицензионные договоры на…
Лицензионный договор
7. Регистрация патентно-лицензионных договоров в Роспатенте
В соответствии со ст. 10 и 13 Патентного закона подлежат регистрации в Роспатенте и без такой регистрации считаются недействительными договоры о передаче исключительного права (уступке патента) на запатентованное изобретение, полезную модель…
Лицензионный договор
1.3 Классификация лицензионных договоров
Для упорядочения и систематизации накопленных знаний в науке широко используется такой приём как классификация. Классификация — инструмент познания реальной действительности, источник знания о ней…
Лицензионный договор
ГЛАВА 2. ВИДЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ
Нормативный договор
4. Особенности внутригосударственных нормативных договоров
Среди внутригосударственных договоров выделяются своим значением в становлении российской государственности договоры между Российской федерацией и ее субъектами, так называемые внутрифедеральные договоры…
Ответственность в коммерческом праве: понятие, форма и условия ее применения.
Порядок заключения, изменения, расторжения договора
2. Порядок заключения, изменения, расторжения договора. Особенности заключения договоров на биржах, ярмарках и аукционах (порядок и процесс заключения договоров, порядок внесения изменений и последствия расторжения договоров, особенности оформления договорных отношений на торгах)
В любом договоре можно выделить два вида условий: существенные и вырабатываемые самими сторонами. Существенными являются условия о предмете договора, условия…
Роль договора в торговле
1. Особенности заключения договоров на торгах и аукционах
Правила Гражданского кодекса о заключении договора в результате торгов и порядке организации и проведения последних являются новеллами российского гражданского права. В п. 1 статьи 447 ГК РФ указывается…
Условия совершения нотариальных сделок и их виды
1.2 Особенности нотариального удостоверения договоров
В соответствии со ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей…
Хозяйственное право
2.2 Понятие, особенности и содержание хозяйственных договоров
Хозяйственные договоры представляют собой тот правовой инструмент, который связывает предпринимателя с внешним миром, позволяя ему получать прибыль от передачи своего имущества в пользование другим лицам, продажи товаров…
Статья 1235. Лицензионный договор
1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей)
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей)
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
3. Лицензионный договор
Лицензионный договор - это соглашение, в силу которого одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право на использование охраняемых объектов промышленной собственности, топологий интегральных микросхем, товарных знаков, ноу-хау, а лицензиат принимает на себя обязательство вносить лицензиару обусловленные соглашением платежи, а также осуществлять другие предусмотренные соглашением действия.
Договор прямо законом не регулируется. Вместе с тем на него распространяются соответствующие положения Гражданского кодекса, и в частности главы 9 "Сделки", подраздела 1 раздела III "Общие положения об обязательствах", а также подраздела 2 раздела III "Общие положения о договоре".
Лицензионный договор может содержать элементы различных договоров, например купли-продажи, аренды, коммерческой концессии и др. Однако он отличается от них.
Так, договоры купли-продажи и аренды базируются на праве собственности или ином вещном праве соответственно продавца или арендодателя, а в основе лицензионного договора лежит исключительное право патентообладателя, владельца товарного знака, автора топологии интегральной микросхемы. По договорам купли-продажи и аренды передаются вещи и "двойное" владение и пользование ими исключено. По лицензионному договору передается нематериальный объект - техническое решение, товарный знак, опыт, знания, специальные технические навыки и секреты производства. При этом право интеллектуальной собственности на предмет соглашения сохраняется за лицензиаром. Следует также подчеркнуть, что объекты исключительного права вообще не нуждаются в передаче, поскольку их описание публикуется и доступно каждому. Указанные объекты могут одновременно использоваться и самим продавцом (лицензиаром), и с разрешения последнего неопределенным числом третьих лиц (лицензиатов). Вследствие названных особенностей к договору о патентной лицензии неприменимы правила законодательства о купле-продаже, касающиеся обязанности продавца сохранять проданную вещь, передать ее по требованию покупателя, оговорить ее недостатки, а также об имущественном найме (например, правила о проверке исправности сдаваемого в наем имущества).
Что касается договора коммерческой концессии, то в соответствии с ним правообладатель передает пользователю комплекс исключительных прав, в числе которых в обязательном порядке должны присутствовать право на фирменное наименование и право на охраняемую коммерческую информацию правообладателя. Это отличает данный договор от традиционных лицензионных договоров, обычно предоставляющих право на использование отдельных объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и др.). Кроме того, прекращение исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии, не ведет к прекращению данного договора. В этом случае прекращает действие лишь положение, относящееся к прекратившемуся праву, а лицензионный договор в аналогичном случае прекращает действовать полностью (до окончания срока действия патента, досрочного прекращения действия патента из-за неуплаты пошлины, утраты конфиденциальности информации, составляющей ноу-хау, и т.д.).
Виды лицензионных договоров
В зависимости от предмета лицензии лицензионные договоры подразделяются на:
лицензионные договоры на изобретения;
лицензионные договоры на полезные модели;
лицензионные договоры на промышленные образцы;
лицензионные договоры на селекционные достижения;
лицензионные договоры на топологии интегральных микросхем;
лицензионные договоры на товарные знаки;
лицензионные договоры на ноу-хау.
В зависимости от вида лицензии лицензионные договоры подразделяются на:
лицензионные договоры на "чистые" лицензии;
лицензионные договоры на сопутствующие лицензии;
лицензионные договоры на возвратные лицензии;
лицензионные договоры на перекрестные лицензии;
лицензионные договоры на принудительные лицензии;
лицензионные договоры на открытые лицензии;
лицензионные договоры на обязательные лицензии;
лицензионные договоры на сублицензии.
Лицензия считается "чистой", если права на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.
Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок.
Возвратная лицензия предоставляет лицензиару право на использование объекта техники или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору. Обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из статьи "Технические усовершенствования и новые патенты", включаемой в типовые лицензионные договоры.
Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) означает взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.
Принудительная лицензия - это разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом заинтересованному лицу на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий.
Этими же органами определяются условия использования патента и размер лицензионного вознаграждения, которое должно быть не ниже рыночной цены лицензии (Патентный закон РФ раздел IV, п. 3 ст. 10).
Открытая лицензия означает предоставление права на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения на основании официального заявления патентообладателя соответственно в патентное ведомство или Госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу. Патентообладатель не может отозвать свое заявление о предоставлении права на открытую лицензию. Заявивший в патентное ведомство или Госкомиссию о предоставлении открытой лицензии патентообладатель уплачивает пошлину за поддержание патента в силе в размере 50% ее годовой стоимости (Патентный закон РФ раздел IV, п. 3 ст. 13; Закон РФ "О селекционных достижениях"*(60) ст. 19).
Обязательная лицензия - это разрешение на использование объекта промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя по решению Правительства РФ в интересах обороны и национальной безопасности страны (Патентный закон РФ раздел IV, п. 4 ст. 13).
Сублицензия - это право, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.
В зависимости от объема передаваемых прав лицензионные договоры подразделяются на:
лицензионные договоры на передачу неисключительной (простой) лицензии;
лицензионные договоры на передачу исключительной лицензии;
лицензионные договоры на передачу полной лицензии;
лицензионные договоры на продажу патента. Неисключительная (простая) лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать определенный предмет лицензии при одновременном сохранении за лицензиаром на этой же территории права использовать этот же предмет лицензии, а также предоставлять на него лицензии другим лицам.
Исключительная лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать предмет лицензии на монопольных началах. При этом на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицензии другим лицам.
Полная лицензия предоставляется лишь на объекты промышленной собственности и селекционные достижения и дает лицензиату все права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия. Этим она отличается от исключительной лицензии, которая может предоставляться также на ноу-хау и содержать ограничения в отношении срока, территории и области применения предоставленных прав. В отличие от продажи патента, которая означает смену патентообладателя с переходом к нему всех прав, вытекающих из патента, при продаже полной лицензии патентообладатель остается прежним.
В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на:
патентные лицензионные договоры;
беспатентные лицензионные договоры.
К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.
В зависимости от статуса и отношений субъектов лицензионных сделок различают:
лицензионные договоры, заключаемые между юридически и финансово независимыми между собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры);
лицензионные договоры, заключаемые в рамках объединений родственных компаний (внутрифирменные лицензионные договоры).
Особенности лицензионных договоров
Лицензионный договор - консенсуальный, взаимный, возмездный.
Сторонами лицензионного договора являются: лицензиар, лицензиат.
Лицензиар - это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау. В качестве лицензиара может выступать:
патентообладатель;
владелец ноу-хау.
Лицензиат - это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
В некоторых лицензионных договорах в качестве лицензиара может выступать не собственник результатов интеллектуальной деятельности, а лицо, имеющее в надлежащем виде оформленное право на распоряжение этими результатами. Таковым, например, является посредник (агент, брокер, поверенный, комиссионер). В этом случае в договоре, как правило, в преамбуле, указывается, что соответствующие патенты, свидетельства или ноу-хау принадлежат патентообладателю (автору, владельцу). Дается его полное наименование и местонахождение, а также отмечается, что патентообладателем (автором, владельцем) предоставлено лицензиару право на ведение от своего имени переговоров о продаже лицензий и заключение соответствующих договоров.
Нередко патентообладателями (обладателями свидетельств) выступают несколько авторов, являющихся физическими лицами. Поскольку в качестве лицензиара должно выступать только одно лицо, то в договоре (преамбуле) следует перечислить всех патентообладателей (обладателей свидетельств) и указать, что они предоставили одному из них право на ведение переговоров и заключение лицензионного договора от имени всех патентообладателей (обладателей свидетельств). В преамбуле указываются его фамилия, имя, отчество и паспортные данные.
Существенные условия лицензионного договора: предмет договора; территория, на которой действует договор; срок действия договора; размер и порядок выплаты вознаграждения; другие условия, предусмотренные законом.*(61)
Предметом лицензионного договора являются права на передаваемые:
изобретения;
промышленные образцы;
полезные модели;
топологии интегральных микросхем;
селекционные достижения;
товарные знаки, знаки обслуживания;
В договоре должны быть четко указаны предмет лицензии, объем прав и условия их передачи, виды и объемы технической и иной помощи, необходимой для использования объектов интеллектуальной собственности.
Так, следует сформулировать положение о том, какого вида лицензия является предметом договора (неисключительная, исключительная или полная) и на что распространяются указанные права - на весь цикл производства, на использование и продажу предметов лицензии или лишь на отдельные операции. Следует также детально сформулировать, какого вида лицензия предоставляется на территории исключительного права, неисключительного права и в зоне экспорта, что и в каком объеме разрешается делать на этих территориях лицензиату, какие права или ограничения обязательны для лицензиара. Необходимо указать, какую техническую документацию лицензиар передает лицензиату, какую конкретно оказывает техническую помощь и какие образцы продукции, комплектующих деталей, материалов и специального оборудования поставляет. Оговаривается и возможность продажи лицензиатом сублицензий третьим лицам, а также необходимость предварительного согласования с лицензиаром их условий.
Территория, на которой действует договор, - это перечень стран (регионов), на территории которых лицензиату предоставляется право на использование патентов, свидетельств или ноу-хау. В зависимости от объема предоставляемых по договору прав различают:
территорию исключительного права - перечень стран (регионов), где лицензиату предоставлены монопольные права на использование предмета лицензии;
территорию неисключительного права - перечень стран (регионов), где за лицензиаром сохраняются права на использование предмета лицензии и передачу их третьим лицам;
зону экспорта - перечень стран (регионов), на территории которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.
Срок действия договора зависит от усмотрения сторон. При этом необходимо учитывать сроки действия патентов и свидетельств. Одновременно со сроком действия договора могут быть определены условия его вступления в силу, порядок продления или досрочного расторжения. В данном случае должны быть учтены законодательные акты, регулирующие этот порядок в странах лицензиара и лицензиата. В Российской Федерации вступление в силу внутренних лицензионных договоров определяется датой их регистрации в Роспатенте. В тех случаях, когда вступление договора в силу связано с необходимостью его одобрения компетентным государственным или иным органом, датой вступления договора в силу считается дата поступления письменного извещения о таком одобрении.
Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются сторонами договора. Согласованное сторонами вознаграждение является компенсацией за предоставление прав на использование патентов, свидетельств и ноу-хау, передачу технической документации, знаний и опыта, оказание технической помощи и других зафиксированных в тексте лицензионного договора услуг, оказываемых лицензиаром, а также за поставки оборудования, образцов, комплектующих и сырья, если последние имеют место.
Размер лицензионного вознаграждения должен не только компенсировать расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспечить получение им оптимальной прибыли. Обычно используются три альтернативных варианта платежей:
а) на базе процентных отчислений от стоимости реализованной лицензиатом продукции по лицензии (роялти);
б) паушальный, т.е. единовременные или поэтапные платежи;
в) комбинированный вариант, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом в виде единовременного платежа, а оставшаяся часть - как роялти.
Техническая помощь, поставки оборудования, образцов, комплектующих изделий и т.п. могут оплачиваться отдельно.
Поскольку цель лицензионного договора - обеспечить возможность практического использования конкретного технического решения, передаваемой технологии и других объектов интеллектуальной собственности, постольку важно, чтобы была соблюдена их патентная чистота, заключающаяся в том, что предмет договора может быть свободно использован без опасности нарушения действующих в стране патентов, принадлежащих третьим лицам.
В договоре могут определяться:
виды и объем технической помощи, связанной с освоением производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата;
помощь лицензиара в обучении персонала лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии;
командирование специалистов лицензиата на производственные участки, в лаборатории и на испытательные участки лицензиара для овладения соответствующим опытом работы.
Форма договора - простая письменная. Подлежат государственной регистрации:
лицензионные договоры о передаче права на патентные изобретения;
лицензионные договоры о передаче права на полезные модели;
лицензионные договоры о передаче права на промышленные образцы;
лицензионные договоры о передаче исключительного права на топологию интегральной микросхемы;
лицензионные договоры о передаче права на использование охраняемой топологии интегральной микросхемы (по соглашению сторон);
лицензионные договоры о передаче права на товарные знаки.*(62)
Все изменения, вносимые в указанные лицензионные договоры подлежат государственной регистрации.
Обязанности лицензиара
1. Предоставить лицензиату на срок действия договора лицензию на использование изобретений (других объектов).
2. Воздержаться от использования и передачи третьим лицам прав, переданных по лицензионному договору лицензиату.
3. Передать лицензиату всю необходимую техническую документацию.
4. Устранить в кратчайшие сроки замечания лицензиата по переданной технической документации.
5. Изготовить в случае необходимости техническую документацию применительно к техническим нормам и стандартам, принятым в соответствующей отрасли промышленности страны лицензиата.
6. Оказать лицензиату техническую помощь в производстве продукции по лицензии и при необходимости поставить ему образцы продукции и материалов.
7. Проинформировать лицензиата обо всех произведенных усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений (других объектов) и предложить их в первую очередь лицензиату.
8. Гарантировать, что на момент вступления в силу договора лицензиару ничего неизвестно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением лицензии.
9. Гарантировать техническую осуществимость продукции по лицензии и достижение технических показателей, предусмотренных договором.
10. Гарантировать комплектность, правильность и качественное изготовление технической документации и других материалов, передаваемых лицензиату.
11. Командировать по просьбе лицензиата специалистов на предприятия лицензиата для обучения персонала методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии.
5. Требовать сохранения конфиденциальности информации, документации, знаний и опыта, переданных по договору лицензиату.
6. Требовать выполнения лицензиатом других обязанностей по договору.
Обязанности лицензиата
1. Уплатить вознаграждение лицензиару в соответствии с условиями договора.
2. Гарантировать качественное изготовление продукции по лицензии в соответствии с технической документацией, полученной от лицензиара.
4. Нести ответственность перед лицензиаром по сублицензионным договорам.
5. Воздерживаться от производства продукции по лицензии, от продажи и использования такой продукции, а также от предоставления соответствующих сублицензий за пределами территории действия лицензии, полученной по договору, не получив на это письменного согласия лицензиара.
6. Обеспечить за свой счет все расходы, касающиеся командирования специалистов лицензиара для оказания помощи, связанной с производством продукции по лицензии.
7. Предоставить по просьбе лицензиара сводные бухгалтерские данные по производству, продаже, использованию продукции по лицензии, сведения о продажных ценах и наименованиях покупателей.
8. Обеспечить лицензиару возможность проверки представленных бухгалтерских данных.
9. Информировать лицензиара обо всех произведенных усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений, полученных по договору, предлагать их в первую очередь лицензиару.
10. Гарантировать сохранность конфиденциальности информации, документации, знаний и опыта, полученных от лицензиара.
11. Признавать в течение всего срока действия договора действительность прав лицензиара, вытекающих из свидетельств и патентов.
12. Не оспаривать и не содействовать другим лицам в оспаривании действительности авторских прав и патентов.
13. Известить лицензиара о претензиях третьих лиц по поводу использования лицензии, принять меры к судебной защите законных прав лицензиара.
14. Уведомить лицензиара о противоправном использовании изобретений, защищенных свидетельствами и патентами, принять меры к защите прав лицензиара.
15. Принять необходимые меры (самостоятельно или совместно с лицензиаром) к прекращению противоправных действий третьих лиц в случае использования ими предмета договора на оговоренной в нем территории.
16. Возвратить техническую документацию лицензиару в случае досрочного прекращения договора вследствие нарушения его лицензиатом.
Права лицензиата
1. Требовать предоставления лицензий, предусмотренных договором.
2. Требовать предоставления технической документации, предусмотренной договором, и устранения выявленных в ней недостатков.
3. Требовать командирования специалистов лицензиара, оказания технической помощи, предоставления необходимых образцов продукции и материалов для организации производства по лицензии.
4. Производить продукцию по лицензии (использовать другие объекты, полученные по договору, в соответствии с его условиями).
5. Требовать обеспечения лицензиаром сохранности конфиденциальности информации, переданной по договору.
6. Требовать выполнения лицензиаром других обязанностей по договору.
Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицензионного договора его стороны несут гражданско-правовую ответственность в соответствии с общими нормами Гражданского кодекса об ответственности. Действующее законодательство, как и в случае с авторским договором, дозволяет сторонам уточнять основания, формы и объем ответственности.
Предварительно ознакомьтесь с вариантами составления Лицензионного договора на программы для ЭВМ в Магазине готовых решений.
Образец лицензионного договора на программное обеспечение
Настоящий лицензионный договор на программное обеспечение заключен между..., далее "Лицензиат" и..., далее "Лицензиар" о нижеследующем.
1. Предмет лицензионного договора на ПО
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату по настоящему Договору право использования программного обеспечения (далее по тексту - «Продуктов»), указанных в Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору, на условиях на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару предусмотренное настоящим Договором вознаграждение.
Существенные условия лицензионного договора на программное обеспечение , без которых он не считается заключенным, составляют положения о лицензируемом объекте, разрешенных способах его использования и размере либо порядке определения лицензионного вознаграждения. Поэтому при составлении лицензионного договора на программы, прежде всего, необходимо уделять внимание согласованию и включению в него указанных выше обязательных условий.
Иные положения являются факультативными, т.е. в случае их отсутствия применяются нормы законодательства и обычаи делового оборота, которые восполняют пробелы. Однако это не означает, что они менее значимы для сторон с точки зрения обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору.
Различают лицензионные договоры с условием о предоставлении исключительной лицензии и простой (неисключительной) лицензии.
Под исключительной лицензией подразумевается предоставление Лицензиату права использования программного обеспечения без сохранения за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. При этом если в лицензионном договоре не предусмотрено иное Лицензиар (правообладатель) сохраняет право самостоятельного использования такого программного обеспечения теми же способами, в течение того же срока и на той же территории, что и лицензиат. Следует обращать на это внимание и при необходимости отдельно вводить ограничение права Лицензиара на самостоятельное использование таких программ.
И наоборот неисключительная лицензия подразумевает предоставление Лицензиату права использования программных продуктов с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. По умолчанию (то есть если в лицензионном договоре не предусмотрено иное), выданная лицензия считается неисключительной.
1.2. По настоящему Договору Лицензиар разрешает Лицензиату использовать Продукты с даты подписания соответствующего Приложения (Спецификации), в котором они упомянуты, до окончания срока действия настоящего Договора (далее - «Срок»).
По желанию сторон можно определить срок лицензии указанием на определенный период времени (месяц, квартал, год) либо распространить его на весь период действия исключительного права на передаваемое программное обеспечение.
Ссылка на бессрочность предоставляемой лицензии, на наш взгляд, некорректна, т.к. срок действия исключительного права на программы и базы данных всегда ограничен. При этом согласно положениям п.4 ст.1235 ГК РФ, срок лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права.
Если срок лицензионного договора на программы (лицензии) не определен, договор считается заключенным на 5 (пять) лет. Поэтому вы можете столкнуться с ситуацией, когда желали оформить лицензию на весь срок действия исключительного права, а по факту она прекратится через пять лет после заключения договора, поскольку указание на бессрочность, порождает неопределенность срока.
1.3. Лицензиар разрешает Лицензиату использовать Продукты на территории, указанной в относящемся к таким Продуктам Приложении (Спецификации) к Договору (далее - «Территория»).
В случае отсутствия в лицензионного договоре на ПО указания на конкретную территорию, в пределах которой разрешено использование передаваемого программного обеспечения, применяются положения закона о возможности его использования на всей территории России (тем самым из территории исключаются иные страны).
1.4. В пределах Территории и Срока, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиар разрешает Лицензиату использовать Продукты следующими способами:
1 ) использование в собственной хозяйственной деятельности Лицензиата по функциональному назначению (договор с конечным пользователем ), либо
2) распространение программы Лицензиатом в виде самостоятельного продукта либо в составе иного (производного или составного) продукта (договор с дистрибьютором ).
В зависимости от этого в лицензионном договоре определяются допустимые способы использования программ и баз данных.
Например, для первого варианта может быть вполне достаточно разрешения на воспроизведение (синонимы: запись, копирование, установка или инсталляция), запуск и функциональное использование.
Тогда как второй вариант требует детальной проработки требований к порядку использования ПО в зависимости от вариантов его дальнейшей дистрибуции. Так для распространения готового программного продукта может дополнительно потребоваться право на распространение, доведение до всеобщего сведения (этот способ касается передачи/загрузки дистрибутивов по сети Интернет).
В случае создания на основе лицензионного программного обеспечения новой версии продукта либо включения в состав программного комплекса необходимо получить право на переработку (модификацию) и т.д.
С общим перечнем способов (прав) использования произведений можно ознакомиться в ст.1270 ГК РФ.
При этом необходимо обратить внимание на жесткое ограничение, согласно которому право использования программного обеспечения, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным Лицензиату (см. п.1 ст.1235 ГК РФ). Таким образом, условие о способах использования программ для ЭВМ и баз данных нельзя формулировать путем указания на «все» права или путем исключения отдельных прав. В таком случае лицензионный договор не будет считаться заключенным.
2. Предоставление прав на использование программ по лицензионному договору
2.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату экземпляры Продуктов на материальных носителях либо направить их Лицензиату сетевым способом по согласованию сторон не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания соответствующего Приложения (Спецификации).
Как правило, право использования программ предоставляется одновременно с передачей их экземпляров. Для упорядочения отношений сторон передачу экземпляров и прав желательно оформить документально в виде двустороннего акта либо почтовой квитанцией /накладной об их отправке Лицензиату. В связи с отсутствием общих устоявшихся правил по данному поводу, процедура приемки-передачи должна быть детализирована в лицензионном договоре.
Особое значение документальное подтверждение передачи экземпляров и предоставления прав на программное обеспечение приобретает по внешнеэкономическим контрактам, где одной из сторон является нерезидент. В такой ситуации возникает необходимость соблюдения валютного законодательства, которое требует предоставления документов о фактическом исполнении договора.
3. Лицензионное вознаграждение за использование программ
3.1. Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение за право использования или/и использование прав на Продукты, предоставленные Лицензиату в соответствии условиями Договора.
3.2. Размер лицензионного вознаграждения или способ его определения, сроки и порядок выплаты согласуется Сторонами в Приложении (Спецификации), касающемся соответствующих Продуктов.
Существует масса вариантов определения вознаграждения по лицензионному договору. Конкретные условия о лицензионном вознаграждении зависят от цели заключения договора.
В случае оформления договора с конечным пользователем лицензионное вознаграждение обычно устанавливается в фиксированной сумме, которые может выплачиваться единовременно или в рассрочку.
По договору с дистрибьютором (реселлером) возможна выплата фиксированной суммы вознаграждения за каждый распространённый экземпляр или доли в доходе от его распространения. Могут устанавливаться различные порядок и сроки выплаты вознаграждения.
В последнем случае для расчета суммы вознаграждения на Лицензиата возлагается обязанность по предоставлению подробных отчетов о порядке использования лицензированных продуктов.
4. Отчетность по лицензионному договору
Важный раздел для лицензионных договоров , направленных на последующее распространение программных продуктов , поскольку размер лицензионного вознаграждения в них, как правило, связан с результатами деятельности Лицензиата.
Здесь необходимо согласовать форму, сроки и порядок предоставления отчетов, оформления актов по окончании отчетных периодов, обязанность по надлежащему ведению учета операций с лицензионными программными продуктами, хранению документации и предоставлению к ней доступа по требованию Лицензиара.
5. Гарантии по лицензионному договору
Типичный раздел для любых видов лицензионных договоров на программное обеспечение . Обычно включает подтверждение наличия прав на программные продукты, легальности их предоставления по договору и принятии Лицензиаром на себя разрешения возможных споров и компенсации ущерба в связи возможным нарушением исключительных прав третьих лиц в связи с использованием продуктов. Данные положения направлены на защиту интересов Лицензиата.
В целях ограничения ответственности Лицензиара здесь же обычно указывается, что программные продукты предоставляются «как есть», т.е. без обязательств о пригодности продуктов для целей Лицензиата или совместного использования с определенным программным обеспечением и аппаратными средствами и т.п.
6. Заключительные условия лицензионного договора
Здесь необходимо предусмотреть положения об ответственности, форс-мажоре, арбитраже, конфиденциальности и прочие общие для разных видов договоров условия.
Описание ситуации:
Организация 1, являющаяся правообладателем в отношении зарегистрированного товарного знака, предполагает заключить с Организацией 2 лицензионный договор на использование товарного знака.
В свою очередь Организация 2 (лицензиат) с согласия Организации 1 (лицензиар) предполагает заключить сублицензионный договор с Организацией 3 (сублицензиат).
Все указанные организации осуществляют реальную самостоятельную деятельность по оказанию услуг общественного питания; применяют упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы минус расходы"; не являются по отношению друг к другу аффилированными, и не связаны какими-либо иными отношениями, позволяющими контролировать хозяйственную деятельность какой-либо из указанных организаций.
Фактическое использование товарного знака (без договорных оснований) Организацией 2 осуществляется с июня 2011 года; Организацией 3 - с мая 2013. Представлены устные пояснения, что право на товарный знак Организацией 1 зарегистрировано в ноябре 2013 года на основании решения суда.
Возможно ли при заключении лицензионного/сублицензионного договоров в текущем периоде распространить их действие на предшествующий период, т.е. с даты фактического использования товарного знака?
Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
Согласно п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Следовательно, для распространения действия договора на отношения сторон, возникшие до даты его заключения, необходимо прямое указание на это в договоре. Такое указание может быть сделано путем включения в договор пункта о том, что он распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с определенной даты в прошлом.
На правомерность согласования в договоре условия о применении договора к отношениям, возникшим до его заключения, указал и Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой".
Президиум ВАС РФ в постановлении от 23.08.2005 N 1928/05 указал, что, по смыслу п. 2 ст. 425 ГК РФ, распространение условий договора на предшествующий его заключению период возможно в том случае, когда между сторонами фактически существовали соответствующие отношения.
При рассмотрении споров о дате, с которой действует договор, суды учитывают фактические отношения сторон в период с даты начала действия договора, указанной в нем, до даты его подписания. ВАС РФ в Определении от 07.06.2011 N ВАС-6673/11 по делу N А27-4396/2010 указал, что ссылки на указанный договор в переписке между сторонами в этот период признаются доказательством наличия у сторон волеизъявления на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до его заключения.
Следовательно, организация вправе учесть лицензионные платежи в составе налогооблагаемых затрат до государственной регистрации договора в случае, если в договор включено положение о том, что условия договора распространены на период с момента фактической передачи налогоплательщику права использования объекта интеллектуальной собственности.
В то же время, применительно к рассматриваемой ситуации возникает вопрос о конкретном периоде времени, предшествующем заключению лицензионного договора, на который может быть распространено действие этого договора.
Дело в том, что, по нашему мнению, распространение действия договора на ранее возникшие отношения возможно, но при условии, что в период возникновения (существования) этих фактических отношений имелись в наличии все условия (прежде всего, правовые) для заключения соответствующего договора. То есть лицензионный договор, в принципе, мог бы быть заключен, однако по тем или иным
причинам лицо использовало чужой товарный знак без заключения договора.
Как следует из запроса, фактическое использование товарного знака Организацией 2 осуществляется с июня 2011 года. При этом Организация 1 зарегистрировала в установленном порядке указанный товарный знак на свое имя только в ноябре 2013 года (хотя заявка на регистрацию товарного знака была подана еще в 2011 году). Вопрос: В какой момент времени Организация 1 стала обладателем исключительных прав на товарный знак и получила возможность передавать указанный товарный знак в пользование третьих лиц по лицензионным договорам?
В соответствии с п. 1 ст. 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.
Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое
свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Согласно ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
Наконец, в соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).
Кроме того, по смыслу п. 1 ст. 1489 ГК РФ лицензионный договор может быть заключен между обладателем исключительного права на товарный знак
(лицензиаром) и другим лицом (лицензиатом), которому предоставляется право на использование соответствующего товарного знака.
Среди специалистов нет однозначного мнения о том, в какой момент у лица возникает исключительное право на товарный знак и возможность распоряжаться им. Одни считают, что исключительное право возникает с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака. В обоснование этого они ссылаются на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, согласно которому исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Другие полагают, что исключительное право возникает не ранее государственной регистрации товарного знака (т.е. внесения записи о товарном знаке в соответствующий реестр). Третьи акцентируют внимание на дату опубликования информации о регистрации товарного знака.
Однако большинство специалистов (и мы также придерживаемся этой точки зрения) склоняются к тому, что исключительное право на товарный знак, а значит, и право распоряжения указанным товарным знаком путем заключения лицензионных договоров, возникает с момента регистрации товарного знака в установленном порядке. Об этом свидетельствует и содержание все тех норм ГК РФ, которые мы привели выше.
Что касается п. 1 ст. 1491 ГК РФ, то, по нашему мнению, она сформулирована крайне неудачно и противоречит нормам, закрепленным в ст.ст. 1232, 1477, 1479, 1481, 1484 ГК РФ, а также другим нормам закона. На наш взгляд, истинный смысл этой нормы состоит в том, что 10-летний срок, по истечении которого прекращается действие товарного знака, следует исчислять не с момента регистрации товарного знака, а с момента подачи заявки о регистрации. Эта норма вовсе не устанавливает момент возникновения исключительного права на товарный знак у его правообладателя.
На основании изложенного считаем возможным сделать следующие выводы:
Исключительное право на товарный знак и, как следствие, право распоряжения указанным товарным знаком путем заключения лицензионного договора возникло у
Организации 1 в ноябре 2013 года (после осуществления государственной регистрации товарного знака в установленном порядке);
До этого момента (т.е. до ноября 2013 г.) Организация 1 не являлась обладателем исключительного права на данный товарный знак, вследствие чего не могла распоряжаться товарным знаком, в том числе передавать право пользования им по лицензионному договору;
Поскольку до момента государственной регистрации товарного знака Организация 1 не являлась обладателем исключительных прав на него и не могла им распоряжаться, то и фактических отношений по передаче Организацией 1 товарного знака в пользование третьих лиц, на которые можно было бы распространить действие заключенного позднее лицензионного договора, до ноября 2013 года быть не могло. Безусловно, здесь нами высказано исключительно наше мнение по поставленному вопросу. При этом, как мы отметили выше, существуют и другие точки зрения в отношении момента возникновения исключительного права на товарный знак и, соответственно, права на заключение лицензионного договора с третьим лицом.
Если в рассматриваемой ситуации стороны сочтут возможным распространить действие лицензионного (сублицензионного) договора на период времени до регистрации товарного знака на имя Организации 1 (например, на период времени с момента подачи заявки на регистрацию), то при возникновении споров (в т.ч. с контролирующими органами) стороны могут попытаться обосновать свою позицию ссылкой на ст. 1491 ГК РФ.
В то же время мы считаем, что распространение действия лицензионного (сублицензионного) договора на отношения, существовавшие до регистрации товарного знака на имя Организации 1, будет сопряжено с определенными налоговыми рисками.
Так, на основании норм ст. 346.16, 346.17, 252 НК РФ, неоднократных выводов судов об оценке действительности хозяйственных операций, отраженных в учете налогоплательщика, представители налоговых органов могут отказать в учете расходов Организации 2 и Организации 3 по лицензионному и сублицензионному договорам для целей налогообложения. В обоснование своих выводов, скорее всего, представители ФНС укажут на фактическое отсутствие права лицензиара на объект правоотношений (зарегистрированный товарный знак) со ссылками на рассмотренные выше положения ст. 1232, 1477, 1479, 1481, 1484 ГК РФ.
В таком случае налогоплательщикам придется отстаивать свою позицию в судебных инстанциях.
Дело в том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
Иными словами, предоставление лицензиатом права на использование результата интеллектуальной деятельности (в т.ч. товарного знака) сублицензиату допускается только с согласия (причем, письменного) правообладателя (лицензиара).
Если в настоящее время Организация 1 (лицензиар) и Организация 2 (лицензиат) заключат между собой лицензионный договор с условием о согласии лицензиара на заключение лицензиатом сублицензионных договоров с третьими лицами (в частности, с Организацией 3), то это согласие, на наш взгляд, будет распространяться лишь на будущее время (т.е. на оформление сублицензионных отношений в будущем, после заключения лицензионного договора).
Однако в рассматриваемой ситуации Организация 2 и Организация 3 при подписании сублицензионного договора планируют распространить его действие на фактические сублицензионные отношения, возникшие еще до заключения как сублицензионного, так и лицензионного договора. Но тогда возникает вопрос, а вправе ли стороны сублицензионного договора распространять его действие на ранее возникшие между ними сублицензионные отношения, если в тот период времени письменного согласия правообладателя на передачу товарного знака в пользование третьих лиц еще не было. Полагаем, что и этот вопрос является в достаточной степени спорным.
По этой причине при оформлении договоров (лицензионного, сублицензионного) считаем целесообразным, чтобы правообладатель (лицензиар) не просто согласовал возможность заключения сублицензионного договора с Организацией 3, но и дал согласие на распространение действия этого договора на ранее возникшие с определенной даты отношения. В этом случае можно говорить об одобрении сделки и, как следствие, невозможности ее последующего оспаривания.
Возможно ли при описании условий о вознаграждении за использование товарного знака указать фиксированную сумму, подлежащую единовременной выплате, при заключении договоров, а также ежемесячные платежи за будущие периоды?
Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное.
По смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Каких-либо специальных ограничений в отношении размера вознаграждения, уплачиваемого по лицензионному договору в связи с приобретением прав на товарный знак, гражданское законодательство не предусматривает. Следовательно, здесь применяются общие правила.
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" пункт 5 ст. 1235 дополнен абзацем следующего содержания:
"Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме".
Указанные изменения вступили в силу с 01.10.2014.
На этом основании полагаем, что стороны по лицензионному / сублицензионному договору вправе установить фиксированную сумму, подлежащую единовременной выплате, при заключении договоров, а также ежемесячные платежи за будущие периоды.
Возможно ли установление платы по сублицензионному договору в размере меньшем, чем по сублицензионному? Если да, то возможно ли в этом случае признание сублицензионных платежей завышенными?
Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
Таким образом, правовых ограничений на размер вознаграждения, уплачиваемого лицензиару за пользование товарным знаком, не существует. Поэтому стороны определяют сумму лицензионного платежа по взаимному согласию.
В соответствии с п. 5 ст. 1238 ГК РФ нормы, предусмотренные для лицензионных договоров, распространяются и на сублицензионные договоры.
На этом основании размер сублицензионных платежей не ставится в зависимость от платежей по лицензионному договору.
Налоговые органы, при проведении мероприятий налогового контроля, могут заострить внимание на размере лицензионных и сублицензионных платежей и провести оценку на предмет экономической оправданности расходов лицензиата. Президиум ВАС РФ в Постановлении от 14.06.2011 N 15093/10, признавая выводы налогового органа об экономической неоправданности расходов по уплате лицензионных платежей неправомерными, установил и указал, что доход общества от использования товарных знаков не ограничивается только платежами, получаемыми по сублицензионным договорам.
Кроме того, нормы ст. 40 НК РФ "Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения", которыми предоставлено право налоговым органам проверять правильность применения цен по сделкам, со дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" применяются исключительно к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаны в соответствии с главой 25 до дня вступления в силу указанного Закона, т.е. до 01.01.2012 года.
С 01.01.2012 налоговые органы вправе осуществлять контроль применения цен по сделкам только между взаимозависимыми лицами в соответствии с положениями Раздела V. 1 НК РФ "Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании".
В соответствии с условиями запроса оценке подлежат взаимоотношения организаций, которые не подпадают под определение взаимозависимых лиц, установленное ст. 105.1 НК РФ.
Таким образом, по нашему мнению, установление платы по лицензионному договору в размере меньшем, чем по сублицензионному, возможно. Риск признания сублицензионных платежей завышенными минимален. При наличии претензий со стороны налоговых органов свою позицию, скорее всего, Обществу придется отстаивать в судебном порядке.
При каких условиях налоговый орган может посчитать размеры лицензионных платежей завышенными (заниженными)? Существуют ли объективные критерии в целях налогообложения для признания налоговыми органами лицензионных платежей завышенными (заниженными)? Какие негативные
административные/налоговые последствия могут быть при признании лицензионных платежей завышенными (заниженными)?
Как указано выше, каких-либо критериев оценки лицензионных платежей для признания их завышенными или заниженными между лицами, не являющимися взаимозависимыми, в целях налогообложения нет. Действующее налоговое законодательство не распространяет право налоговых органов осуществлять контроль применяемых цен по сделкам между лицами, не подпадающими под критерии, установленные ст. 105.1 НК РФ "Взаимозависимые лица".
Стоит отметить, что Налоговый кодекс РФ не содержит разъяснений по вопросу экономической обоснованности расходов, если налогоплательщик не получил дохода по конкретной операции.
Минфин России в письмах от 21.05.2010 N 03-03-06/1/341, от 25.08.2010 N 03-03- 06/1/565, от 26.04.2011 N 03-03-06/1/269 неоднократно указывал, что если произведенные организацией расходы соответствуют положениям ст. 252 НК РФ, такие расходы учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в порядке, установленном НК РФ, независимо от наличия или отсутствия доходов от реализации в соответствующем налоговом периоде.
В письме от 08.12.2006 N 03-03-04/1/821 Минфин указал, что организация учитывает расходы как в периоде получения доходов, так и в периоде, в котором она их не получает, при условии, что осуществляемая деятельность в целом направлена на получение доходов.
Арбитражные суды в своих постановлениях также указывают, что по смыслу ст. 252 НК РФ экономическая обоснованность понесенных налогоплательщиком расходов определяется не фактическим получением доходов в конкретном налоговом (отчетном) периоде, а направленностью таких расходов на получение дохода (Постановления ФАС Уральского округа от 04.03.2009 N Ф09-890/09-С2 по делу N А47-3675/2007АК-22, ФАС Северо-Кавказского округа от 15.06.2011 по делу N А53-17381/2010, ФАС Московского округа от 08.02.2012 по делу N А40-485/10-4- 264 и др.)
В Постановлении от 19.11.2007 N Ф09-8659/07-С3 по делу N А76-29311/06 ФАС Уральского округа указал, что критерием экономической обоснованности расходов является предполагаемое получение дохода, а не конечный финансовый результат от сделки.
На основании изложенного считаем, что критериями, которые могут послужить основанием для претензий со стороны налоговых органов, будут являться условия получения доходов налогоплательщиками. Критерий 20%, скорее всего, не будет применяться на том основании, что нормы ст. 40 НК РФ не распространяются на текущий налоговый период.
В качестве негативных последствий такого отношения контролирующих органов к деятельности общества можно выделить лишь риск привлечения к налоговой ответственности ввиду занижения цен для исчисления доходов. Учитывая арбитражную практику, письма Минфина, считаем, что такой риск в рассматриваемых правоотношениях минимален.
Возможно ли предусмотреть право лицензиара/лицензиата (по сублицензионному договору) на ежегодное фиксированное увеличение платы по договорам в одностороннем порядке, без подписания дополнительных соглашений, при условии, что такой порядок и основания увеличения будут детально описаны?
В соответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.
Пунктом 5 ст. 1235 ГК РФ также определено, что порядок и размер лицензионных платежей устанавливаются договором.
Каких-либо законодательных ограничений по изменению размера лицензионных (сублицензионных) платежей нормами гл. 69 ГК РФ не установлено.
На основании приведенных норм считаем, что закрепление порядка и оснований ежегодного увеличения размера лицензионных (сублицензионных) платежей в договоре не будет противоречить нормам гражданского законодательства. При этом рекомендуем такие положения закрепить в качестве отдельного приложения к договору в виде графика изменения размера лицензионного платежа.